Saltar al contenido principal

Consultas Online

avatar

Consulta formulada por:

Antxon Velasco Piñeiro

¿Podéis orientarnos sobre qué debemos hacer si nos instan a dejar de utilizar nuestra denominación?

09.03.11

Hola

Hemos recibido un burofax en la que se nos informa que parte de nuestra denominación social es una marca registrada, por un particular en la OEPM, que protege entre otras “formación de padres”.

Nuestra asociación ha realizado encuentros de formación de familias por lo que en el mismo escrito se nos insta a dejar de utilizar nuestra denominación y retirarla de todos los soportes fisicos, especialmente de nuestra web, o iniciarán acciones legales.

Como información adicional puedo comentar que nuestra asociación está dada de alta en el Registro de Asociaciones del País Vasco desde agosto de 2007 y la marca está registrada desde abril de 2008

No sabemos exactamente como reaccionar o si realmente estamos incumpliendo alguna normativa. ¿Podríais orientarnos sobre que hacer en este caso?

Gracias

Compárte en las redes sociales

Respuestas

avatar
#1

Aportada por:

José María Taberné Abad

Ex abogado ejerciente, MSc Development Admin & Planning, Consultor

Trabaja en:

Asesor particular

11.03.11

disculpa pero no entiendo bien tu pregunta, y sobre todo el primer párrafo. entiendo que la marca registrada lo es en el registro mercantil en abril 2008, y la vuestra en el registro de asociaciones. o es aquella una sociedad mercantil también?

tampoco entiendo lo de ‘por un particular en la OEPM, que protege entre otras ‘formación de padres’?. quien protege qué, a qué te refieres cuando dices que protege formación de padres? que es la OEPM?

avatar
#2

Aportada por:

Valentin Playa

Abogado y especialista en Tecnologias de la Informacion

Trabaja en:

Asesor particular

11.03.11

Es imposible con estos datos saber de quién es propiedad la denominación.
Parece que ellos tienen una marca registrada en la OEPM y vosotros tenéis la misma marca o similar registrada en España. Es importante saber desde que fecha en cada caso.
No estáis incumpliendo nada, vosotros habéis registrado vuestra asociación con un nombre y podéis usarlo hasta que un juez diga otra cosa.
Enviar un burofax no es difícil y en ocasiones se envían por si el otro se asusta y nos da la razón. No sé si éste puede ser el caso. Los detalles de que, cuando, como y quién hizo cada cosa son muy importantes.
Saludos,

avatar
#3

Respuesta del participante:

Antxon Velasco Piñeiro

11.03.11

Hola a todos:

Soy consciente de que la redacción que hice sobre este caso es mala y se entiende mal. Os pido disculpas ya que me lo hicé rapido. Mas tarde volví a formular mi consulta de una manera mas completa, la pego aqui otra vez:

¿Pueden registrar una marca que sea parte de mi denominación social y obligarnos a dejar de usarla?

La denominación social de nuestra asociación es: “Asociación Socioeducativa Kiribil Sarea”, estamos inscritos en el registro de asociaciones del País Vasco desde agosto de 2007 y poseemos CIF desde diciembre de 2007.

El pasado 4 de marzo una Agencia de la propiedad industrial nos envío un burofax en el que nos informaban de que su cliente era “titular de la marca nº 2.793.766 “KIRIBIL” que protege las actividades en clase 41 y 44”.

Entre dichas actividades se encuentra “formación de padres” que nosotros también realizamos y que hemos anunciado en un periodico en nombre de nuestra entidad “Kiribil Sarea”.

Tras recibir dicho burofax hemos consultado en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y hemos verificado que se la marca se encuentra concedida desde abril de 2008, es decir, posteriormente al registro de nuestra asociación en el registro de asociaciones que nos corresponde.

También hemos encontrado información al respecto de que la titular de la marca la usa para denominar al “Gabinete de psicomotricidad Kiribil”.

Al final del Burofax se nos requiere que cesemos de inmediato en el uso de la denominación “Kiribil Sarea” y que retiremos “dicha denominación de todos los elementos o soportes fisicos que identificados con ella que venían ustedes empleando hasta la fecha, especialmente de su página web”

También se nos informa que de no recibir una respuesta satisfactoria en 15 días desde la recepción del burofax se verían “obligasods a iniciar las acciones judiciales que la normativa vigente le otorga y que considere necesarias para defender sus legítimos derechos”.

Nos gustaría saber qué es lo que debemos hacer en esta situación. En el registro de Asociaciones nos han dicho que no es competencia suya y en el registro de patentes y marcas mas o menos lo mismo.

Gracias

Esta aportación tiene un documento que la complementa. ¡Descárgalo!

avatar
#4

Aportada por:

Xosé María Torres Bouza

Ex-Presidente de la Coordinadora Galega de ONGD (2005-2011)

Trabaja en:

Asesor particular

13.03.11

Estimado Antxón
Como dice con mucho sentido común el asesor Valentín Playa, enviar un un mensaje intimidatorio es fácil, y es una práctica común que realizan motu proprio (sin ni siquiera consultar con los supuestos propietarios de derechos conculcados) las agencias de protección industrial para ganarse el sueldo.
Es cierto que lo más habitual es una simple carta, a la que no debe hacerse caso si no le siguen otras actuaciones. El envío de un burofax es una medida más contundente, pues tiene un cierto coste (sobre 20 €, creo), y no suele hacerse mecanicamente; ello debe indicar que es una actuación más pensada.
Con todo yo añadiría más puntos de vista:
1. Vuestra asociación esta constituida en el año 2007, mientras que la marca está en vigor desde abril de 2008.
2. Estas cronologías no os dan la razón en una eventual demanda, pero al menos acreditan que vuestro proceder no es malintencionado.
3. Desconociendo el euskera, busco en internet y observo que “kiribil” significa “bucle”, “espiral”, y por tanto un sustantivo de uso común, que nadie puede apropiarse.
4. El documento que anexa indica que es un registro de marca “denominativo con gráfico”, es decir un dibujo, que vosotros no estais copiando ni mucho menos.
5. Lo que le puede fastidiar y tal vez haya dado origen al burofax es que el gabinete de psicomotricidad teme que le “robeis” clientela o tapar su visibilidad al radicar ambos en Bilbao y dedicaros a actividades similares a aquellas para las que tiene registrada una denominación gráfica.
6. Por ello, la impresión es que el burofax no es una simple actuación mecánica. Con todo, yo no haría nada mientras la parte contraria (la agencia o el gabinete psicológico) no inicien ningún procedimiento legal. En ese caso, no tendríais más remedio que acudir a un abogado.
7. En todo caso, el hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro siempre es una buena defensa
8. La respuesta que os han dado de la OEPM y del registro de asociaciones es correcta.
Esto es todo, ¡ánimo con vuestra labor!

avatar
#5

Aportada por:

Rafael Perez Castillo

Funcionario de la Junta de Andalucí­a. Abogado no ejerciente. Doctorando en Derecho.

Trabaja en:

Asesor particular

13.03.11

Estimado Antxon: en relación con la consulta establecida, paso a informarte lo siguiente: en primer lugar, es de aplicación al supuesto que nos planteas, al estar inscrita vuestra entidad asociativa en el Registro de Asociaciones del País Vasco, el art. 10 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, a cuyo tenor:
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de ésta, en especial mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes.
2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las Leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.
3. La denominación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo consentimiento expreso de la persona interesada o sus sucesores, ni con una marca registrada o notoria, salvo que lo solicite su titular o con su consentimiento.
4. La denominación debe hacer referencia a los fines estatutarios, o al principal de ellos, así como a algún nombre que la singularice. No serán admitidas las denominaciones que impliquen el uso de términos relativos a valores comunes a la generalidad de los vascos y las vascas.
5. Cuando por la naturaleza o fines de la asociación sea preciso introducir en su nombre la denominación de alguna demarcación territorial determinada, tales como provincia, territorio histórico, localidad, distrito, zona, barrio u otras análogas, se utilizará un patronímico específico que identifique a la asociación respecto de otras similares que se hallen constituidas o puedan constituirse en la misma demarcación, a fin de evitar la indebida apropiación exclusiva del nombre de tal demarcación.
No obstante lo dispuesto, debe de tenerse en cuenta también lo previsto en el art. 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación –en adelante, LODA-, conforme a lo referido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la LODA, al señalar que el art. 8 es de aplicación directa en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el art. 149.1.1. de la Constitución. En concreto, el art. 8 señala que:
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.
2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.
3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.
Como podrá comprobarse, tanto el art. 10.3 de la 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi como el art. 8.3 de la LODA, tienen idénticos contenidos, en el buen sentido de que la denominación de la asociación no puede coincidir o asemejarse de tal manera que pueda crearse confusión con la de cualquier otra asociación previamente inscrita en la Oficina España de Patentes y Marcas.
Pues bien, en relación con la marcas, debe de tenerse en cuenta que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas –en adelante, Ley de Marcas-, cualquier perjudicado, en este caso, una entidad asociativa puede reivindicar la propiedad de la marca en los términos legalmente previstos, si bien esa “propiedad” no es sino el derecho que atribuye simplemente el uso exclusivo del correspondiente signo distintivo.
En este sentido, el art. 2.2. de la Ley de Marcas, señala lo siguiente: “Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.
3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.
Por su parte, parte, el artículo 9 de la Ley de Marcas sienta que:
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
d.El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
En suma pues, del tenor de los preceptos legales enunciados y del archivo adjunto que nos remite, relativo a un burofax recibido por vuestra entidad asociativa el 4 de marzo de los corrientes, en el que os informaba por un Agente de la Propiedad Industrial de que su cliente era “titular de la marca nº 2.793.766 “KIRIBIL” que protege las actividades en clase 41 y 44”, y realizadas las pertinentes consultas con la Oficina Española de Patentes y Marcas donde se comprueba que la marca se encuentra concedida en el mes de abril de 2008 con posterioridad a vuestra inscripción en el Registro de Asociaciones del País Vasco, lo único que cabe comunicar a dicho cliente vía burofax es que por parte de esa entidad asociativa se va a emprender la correspondiente demanda de acción reivindicatoria, tal como menciona el art. 2.2. de la Ley Marcas, la cual, si se hace uso de la misma, una vez presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal correspondiente notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.
Sin perjuicio de lo dispuesto, otra opción que cabe es la posibilidad de someter esta cuestión suscitada a un arbitraje voluntarios por las partes, tal como el art. 28 de la Ley de Marcas:
1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.
2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.
3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:
a.Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
b.Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
c.Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.
4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso¬administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.
5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.
6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.
Cordialmente,
Rafael Pérez Castillo.
rperezcastillo@gmail.com

avatar
#6

Respuesta del participante:

Antxon Velasco Piñeiro

14.03.11

Lo primero muchisimas gracias por vuestras respuestas, la verdad es que intuiamos que las exigencias que nos hacían no podían ser muy justas.

El problema es que cuando te mandan unos requerimientos formales no sabes muy bien que hacer.

Por nuestra parte, entonces, no realizaremos ningún movimiento y esperaremos a ver si esto solo era un intento de asustar a la entidad o van a realizar alguna otra acción.

Muchas gracias de nuevo.

avatar
#7

Opinión anónima

16.03.11

Esto nos a ocurrido a nosotros con el nombre de marca, primero tienes que saber quien tiene tu mismo nombre y desde que año, si es depues el vuestro teneis que cambiarlo pero con una sola letra vasta, y si quereis meteros en juicios solo podeis hacerlo si vuestro nombre es anterior al vuestro, bien? Elsa

avatar
#8

Respuesta del participante:

Antxon Velasco Piñeiro

21.03.11

Muchas gracias a todos

solucionesong.org
Un proyecto de